RCE (Request for Continued Examination)를 filing 했을 때, First-Action-Final-Rejection을 방지하려면

Final Rejection이 났을 때, 출원 심사를 계속하기 위해서 RCE를 filing했는데, 드물기는 하지만, 심사관으로부터 First-Action-Final-Rejection이 나오는 경우가 있을 수 있습니다.  RCE는 1st request의 경우, $1300 fee를 납부해야 되는, 비싼 출원 과정입니다.  RCE를 파일링함으로서, 2번의 Office Action(Non-Final Office Action and Final Rejection)를 기대할 수 있어야 하는데, 첫번째 Office Action 가 바로 Final Rejection이 나오게 되는 것은 바람직하지 않습니다.

MPEP § 706.07(b) 이 First-Action-Final-Rejection를 관장하는 조항입니다.  여기에 보면, “all the claims in the application after the entry of the submission under 37 CFR  1.114 (A) are drawn to the same invention claimed in the application prior to the entry of the submission under 37 CFR  1.114, and (B) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the application prior to the filing of the RCE under 37 CFR  1.114.” 이라고 되어 있습니다.  해석해 보면, (A) RCE과 함께 filing 된 모든 claim들이, RCE filing 이전의 출원의 발명과 동일하고 (“drawn to the same invention”), (B) 만약 RCE claim들이, RCE filing 이전의 출원에서 제출되었다면, 동일한 이유와 선행 자료 (“on the grounds and art of record”)들로 final rejection 당했을 것으로 판단되는 조건입니다.
먼저 (A) 조건은 restriction requirement 에 나오는 “drawn to the same invention” 조건이라서, 만약 RCE에서 filing 되는 claim들이 이전 출원 claim들과 다른 invention 이라면, 심사관은 restriction requirement 를 issue하게 될 것입니다.  그래서, RCE에서 filing 되는 claim들은 same invention을 향하도록 draft 되어야 하겠지요.
(B) 조건은 심사관마다 달리 적용할 가능성이 큽니다.  만약 RCE에서 filing 되는 claim들이 clarification 에 해당하는 amendment 라면 (예를 들어, “wherein the method is implemented in an apparatus”) 심사관은 종래에 search했던 prior art reference와 거절 이유를 들어서 First-Action-Final-Rejection을 issue하게 될 것입니다.  

그럼 First-Action-Final-Rejection을 어떻게 방지할 수 있을까요?
위에서 말한 MPEP § 706.07(b)에 예외 조항이 있습니다.  “it would not be proper to make final a first Office action in a continuing or substitute application or an RCE where that application contains material which was presented in the earlier application after final rejection or closing of prosecution but was denied entry because (A) new issues were raised that required further consideration and/or search, or (B) the issue of new matter was raised.”  즉, RCE에서 filing 되는 claim들이 (A) new issues를 포함하고 있거나, (B) the issue of new matter 를 포함하고 있으면 됩니다.

결론적으로 말하면, 심사관에게, RCE에서 filing 되는 claim들이 적어도 new issues나 new matter가 포함되어 있다고 확인한 이후에 RCE를 filing하는 것이 First-Action-Final-Rejection을 방지할 수 있는 방법입니다.

첫째, Amendment after Final Rejection (AAFR) 이나 AFCP 2.0를 filing 하는 것입니다.  이에 대한 Advisory Action에서, 심사관은, new issue 혹은 new matter가 있어서 제출한 Amendment가 심사되지 못한다고 할 수 있습니다.  이때, 이미 작성된 Amendment를 enter하는 방법으로 RCE를 filing하면 됩니다.


둘째, AARF나 AFCP 2.0를 제출할 수 있는 시간적 여유가 없을 때, 심사관과 interview를 해서, 작성된 Amendment가 After Final Rejection으로는 enter 될 수 없다는 것을 확인한 이후에, RCE를 filing 할 때, Remarks 부분에 Examiner의 확인 사항을 적어 넣는 것입니다.


마지막으로, RCE를 통해서 제출되는 claim scope를 꼼꼼히 따져 봐야합니다.  특히, RCE를 통해서 제출되는 Amendment가, 설령 claim scope를 narrow 하게 하더라도, 새로운 선행 자료를 요구하지 않을 정도의 Amendment일 경우,  First-Action-Final-Rejection문제가 생길 수 있음을 인지하고, 위와 같은 대비책을 미리 강구하는 것이 필요할 것입니다.

Final Rejection이 났을 때, 출원 심사를 계속하기 위해서 RCE를 filing했는데, 드물기는 하지만, 심사관으로부터 First-Action-Final-Rejection이 나오는 경우가 있을 수 있습니다.  RCE는 1st request의 경우, $1300 fee를 납부해야 되는, 비싼 출원 과정입니다.  RCE를 파일링함으로서, 2번의 Office Action(Non-Final Office Action and Final Rejection)를 기대할 수 있어야 하는데, 첫번째 Office Action 가 바로 Final Rejection이 나오게 되는 것은 바람직하지 않습니다.


MPEP § 706.07(b) 이 First-Action-Final-Rejection를 관장하는 조항입니다.  여기에 보면, “all the claims in the application after the entry of the submission under 37 CFR  1.114 (A) are drawn to the same invention claimed in the application prior to the entry of the submission under 37 CFR  1.114, and (B) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the application prior to the filing of the RCE under 37 CFR  1.114.” 이라고 되어 있습니다.  해석해 보면, (A) RCE과 함께 filing 된 모든 claim들이, RCE filing 이전의 출원의 발명과 동일하고 (“drawn to the same invention”), (B) 만약 RCE claim들이, RCE filing 이전의 출원에서 제출되었다면, 동일한 이유와 선행 자료 (“on the grounds and art of record”)들로 final rejection 당했을 것으로 판단되는 조건입니다.
먼저 (A) 조건은 restriction requirement 에 나오는 “drawn to the same invention” 조건이라서, 만약 RCE에서 filing 되는 claim들이 이전 출원 claim들과 다른 invention 이라면, 심사관은 restriction requirement 를 issue하게 될 것입니다.  그래서, RCE에서 filing 되는 claim들은 same invention을 향하도록 draft 되어야 하겠지요.
(B) 조건은 심사관마다 달리 적용할 가능성이 큽니다.  만약 RCE에서 filing 되는 claim들이 clarification 에 해당하는 amendment 라면 (예를 들어, “wherein the method is implemented in an apparatus”) 심사관은 종래에 search했던 prior art reference와 거절 이유를 들어서 First-Action-Final-Rejection을 issue하게 될 것입니다.  


그럼 First-Action-Final-Rejection을 어떻게 방지할 수 있을까요?
위에서 말한 MPEP § 706.07(b)에 예외 조항이 있습니다.  “it would not be proper to make final a first Office action in a continuing or substitute application or an RCE where that application contains material which was presented in the earlier application after final rejection or closing of prosecution but was denied entry because (A) new issues were raised that required further consideration and/or search, or (B) the issue of new matter was raised.”  즉, RCE에서 filing 되는 claim들이 (A) new issues를 포함하고 있거나, (B) the issue of new matter 를 포함하고 있으면 됩니다.


결론적으로 말하면, 심사관에게, RCE에서 filing 되는 claim들이 적어도 new issues나 new matter가 포함되어 있다고 확인한 이후에 RCE를 filing하는 것이 First-Action-Final-Rejection을 방지할 수 있는 방법입니다.


첫째, Amendment after Final Rejection (AAFR) 이나 AFCP 2.0를 filing 하는 것입니다.  이에 대한 Advisory Action에서, 심사관은, new issue 혹은 new matter가 있어서 제출한 Amendment가 심사되지 못한다고 할 수 있습니다.  이때, 이미 작성된 Amendment를 enter하는 방법으로 RCE를 filing하면 됩니다.


둘째, AARF나 AFCP 2.0를 제출할 수 있는 시간적 여유가 없을 때, 심사관과 interview를 해서, 작성된 Amendment가 After Final Rejection으로는 enter 될 수 없다는 것을 확인한 이후에, RCE를 filing 할 때, Remarks 부분에 Examiner의 확인 사항을 적어 넣는 것입니다.


마지막으로, RCE를 통해서 제출되는 claim scope를 꼼꼼히 따져 봐야합니다.  특히, RCE를 통해서 제출되는 Amendment가, 설령 claim scope를 narrow 하게 하더라도, 새로운 선행 자료를 요구하지 않을 정도의 Amendment일 경우,  First-Action-Final-Rejection문제가 생길 수 있음을 인지하고, 위와 같은 대비책을 미리 강구하는 것이 필요할 것입니다.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s