미국 특허 심사를 받는 출원인들은 종종, 미국 특허청이 하나의 통일된 기준으로 특허 허가 여부를 판단하는 것이 아닌, 각 심사 그룹 (art unit) 혹은 개별 심사관에 따라 여러 다른 기준을 적용한다는 느낌을 경험할 때가 있다. 출원인들에게는 미국 특허 심사관의 납득하기 어렵고, 이상한 (unreasonable) 거절 사유를 극복하기 위한 방법이 적고,시간이 많이 걸릴 때가 많다. 여기서는 본 필자들의 경험을 바탕으로, 미국 특허 출원인들이 겪고 있는 이런 어려움들에 도움이 될 만한 방법을 소개한다.

대다수의 미국 특허청 심사관들은 미국 특허 출원 건은 꼼꼼하게 심사함으로서, 향후 소송이나 IPR을 통해서 무효되지 않을, 훌륭한 특허를 허가하는데 최선을 다하고 있다. 하지만, 미국 특허청 심사관 숫자가 8천 명을 넘는 바, 신규 채용된 심사관의 숙련도와 심사 품질 등의 문제가 있다. 많은 미국 특허 출원인들은 여러 문제점들, 예를 들어 심사관이 명세서를 읽지 않거나, 첫번 째 심사 결과에서 발명과 가장 가까운 선행 자료를 찾지 않거나, 잘못된 법륩 조항을 적용하는 등을 경험하고 있다. 또한, 심사관들의 부적절한 거절들을 극복하기 위해, 출원인들이 비용이 많이 드는 RCE (Request for Continued Examination)를 한 번 이상 신청하기도 한다.

당연하게도, 시간이나 비용 관점에서, 출원 건을 담당하는 담당 심사관과 우호적으로 해결하는 것이 최선이다. 전화 인터뷰 등을 통해서, 거절 사유가 부당함을 명확한 근거를 가지고 주장해야 한다. 하지만, 이런 노력에도 불구하고, 담당 심사관이 자신들의 의견을 고집함으로써 결국 이견이 있는 것만 동의하는 (agree to disagree) 결론에 이를 때가 많다.

출원인은 미국 특허청의 옴부즈맨에게 도움을 요청할 수 있는데, 옴부즈맨은, 미국 특허청의 표현으로는, 심사관의 돌벽을 만난 것처럼 느낄 때, 풍부한 심사 경험을 가지고 심사관을 도와줄 수 있는 미국 특허청 제도이다. 그러나, 이 옴부즈맨은 심사 절차 상의 부당함에는 도와줄 수 있으나, 거절 내용 자체를 뒤집거나, 출원인에게 유리하게 변경할 수 있는 권한은 없다.

출원인이 담당 심사관과 교착 상태가 계속될 때, 담당 심사관의 상사 심사관(supervisor examiner)를 출원 과정에 개입시켜서 중재를 요청할 수도 있다. 그러나, 대다수의 상사 심사관들은 출원인이 공식적인 검토 절차 (아래에서 설명할Pre-Appeal Brief Request for Review (PABRR) 과 Appeal Briefs) 를 개시하기 전까지는 개입하지 않는 경우가 많다. 또한, 상사 심과들의 일부는 종종 그들이 경험하지 못한 기술 분야의 심사관들을 감독하도록 배정된다. 그래서, 많은 경우에는 담당 심사관들이 상사 심사관들에 비해서 훨씬 많은 심사 경험을 가질 때가 있어서, 담당 심사관들의 거절이 이상하더라도 쉽게 뒤집지 않는 경향이 있다. 

PABRR과 Appeal Briefs는 출원인들이 이용할 수 있는 재심(appeal) 절차이다. PABRR은 Mini-appeal이라고 부를 수 있는데, 1) Notice of Appeal 수수료를 지불해야 하며, 2) 출원인의 주장 내용을 5장으로 제한하고, 3) 결정이 나오기 전에 출원인과 심사관들 간의 인터뷰가 불가능하다. 담당 심사관,상사 심사관, 그리고 또 한 명의  Primary 심사관으로 구성되는 3인의 패널 중 2인의 표에 의해 이 PABRR 결정이 확정되는데, 그 또 한 명의 Primary 심사관은 담당 심사관과 같은 기술 그룹 소속일 경우가 많다. 이러한 구조적인 이슈로 인해, 65% 이상의 경우 심사관의 거절이 확정되는 등 출원인에게 아주 유리한 제도라고 볼 수 없다. 그나마 PABRR는 사건 종결이 빠른 장점은 있다.

상대적으로 Appeal Briefs은 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”)에 사건이 많이 밀려 있어서, 사건 종결까지 2년 넘게 걸리는 경우도 있고, 비용도 PABRR에 비해서 비싼 편이다. 하지만, Appeal Briefs는, 어떤 기술 그룹에서는 출원인에게 유리한 결정이 나오는 확률이 87.5%에 이르는 등, 출원인에게 상대적으로 좋은 결과를 가져오는 경우가 많다.

Appeal Briefs가 출원인에게 유리할 수 있는 이유로 대표적인 것은, Appeal Briefs 심사 패널을 구성하는 또 한 명의 심사관이, 담당 심사관과 같은 기술 그룹에 속하는 사람이 아닌, TQAS (Training Quality Assurance Specialist)이기 때문인데, 그들의 주요 업무는 미국 특허 심사 과정이 미국 특허법과 심사 절차를 준수하며, 특허성 판단이 심사관들에 의해서 동일하게 이뤄지는지를 관장하는, 미국 특허청의 높은 관리직이다.  TQAS는 다른 두 심사관의 의견들에 반대되는 결정을 할 수 있으며, PTAB의 문지기 역할을 수행하며, 부적절하고, 시간 소모적인 Appeal Briefs가 PTAB의 자원을 낭비하지 않게 하는 역할을 한다.

특히, TQAS는 심사 가이드라인, 미국 특허법, 특히 미국 대법원의 특허 진보성에 대한 유명한 케이스인 KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc. 에 대한 이해도가 일반 심사관보다 높다. 따라서, TQAS는 심사관들의 부당하고, 이상한 청구항 해석과 과도한 선행기술 적용으로 인한 심사 품질 저하를 방지하는 중요한 역할을 한다.

잘 알려지지 않았으나, 출원인이 심사관의 이상한 거절 사유로 인해, 출원 과정이 막다른 골목에 다다랐을 때, PABRRs 과 Appeal Briefs을 제출하기 이전에라도 TQAS 에게, 또한 MQAS (Management Quality Assurance Specialist)에게 출원 건을 봐달라고 의뢰할 수 있다. MQAS는 TQAS를 지휘, 감독하는 위치에 있으며, 미국 특허청 전체의 특허 심사 품질을 관장하는 가장 높은 지위에 있는 관료 중의 하나이다. 따라서, 휘하의 심사관들의 의견을 반려할 수 있는 권한을 가지고, 아마도 어려움에 처한 출원인들에게는 마지막으로 도움을 청할 수 있는 특허청 관료이다.

필자들의 로펌에서는, 지면 제약상 자세히 설명하기는 힘들지만, 아시아 고객을 위해 동시 진행하던 출원 2건에서 담당 심사관들의 이상한 심사 결과로 난감한 적이 있었는데, 이 TQAS, MQAS 에게 적정한 시점에 개입을 요청하여 어려운 난관을 극복한 경우가 있다.

마지막으로, 국내 로펌에서는 해외, 특히 미국 특허 출원 진행을 미국 로펌에 거의 의존해서 맡기는 경우도 있으나, 미국 로펌 입장에서는 고객인 국내 로펌의 work order 내에서만 일하려는 경향도 분명히 있다. 이때 국내 로펌이 미국 특허 출원 방향에 대해서 다각도로 이해하고 있고, work order를 좀 더 자세하게 준다면, 미국 로펌들도 그에 따라 보다 적극적으로 출원 진행을 하여, 우수한 품질의 특허를 출원인에 안겨줄 수 있는 최선의 서비스를 제공할 수 있을 것이다.